Civile

giovedì 28 giugno 2007

Un marchio può avere capacità distintiva ancorchè non utilizzato nella pubblicità (Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 16 marzo – 25 giugno 2007, n. 14684)

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 16 marzo – 25 giugno 2007, n. 14684

Presidente Criscuolo – Relatore Gilardi

>Pm Destro – difforme – Ricorrente Salvatore Ferragamo
Italia Spa

Svolgimento del processo

Con
atto di citazione notificato il 7 maggio 1995 la s.p.a. Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Firenze la s.a.s. Biagini
Giovanni ed Enrico, successivamente trasformatasi in Biagini Giovanni ed Enrico s.n.c.,
e quindi in Biagini Giovanni e C. s.n.c.,
deducendo che la convenuta produceva e poneva in commercio borse
contraddistinte da due segni riproducenti in modo pressocché identico un marchio usato dall’attrice sin dal
1970, e poi registrato con il n. 570.786 allo scopo di contrassegnare tra
l’altro delle borse. Affermando che la società Biagini aveva continuato ad usare il marchio nonostante le
diffide ricevute, la Ferragamo chiedeva che la convenuta fosse
dichiarata responsabile di contraffazione e di concorrenza sleale, con
inibitoria alla prosecuzione dell’illecito e condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sostenendo che il marchio da essa usato non riproduceva esattamente quello registrato
dall’attrice, e che quest’ultimo marchio era comunque
da considerare debole in quanto costituito dalla lettera dell’alfabeto Omega,
entrata a far parte del linguaggio corrente e degli usi costanti del commercio;
né poteva considerarsi divenuto forte per l’uso fattone dalla società Ferragamo, non avendo mai assunto un significato
individualizzante. Deduceva inoltre l’insussistenza della concorrenza sleale,
perché il marchio usato non produceva confusione tra i consumatori.
Con sentenza n. 669 del 25 marzo 1999 il Tribunale respingeva le domande
dell’attrice; e la decisione veniva confermata dalla
Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 758 del 13 marzo ‑ 17 aprile
2001.
Sul presupposto che tale sentenza fosse viziata da un errore di fatto
risultante in modo incontrastabile dagli atti e documenti di causa, in quanto
il marchio su cui la pronuncia della Corte d’appello si era fondata non era
quello dedotto in giudizio, la società Ferragamo
proponeva domanda di revocazione ai sensi degli artt.
395 e segg. c.p.c..
Con provvedimento reso all’udienza del 15 gennaio 2002 la Corte d’appello di Firenze
sospendeva, su istanza della Ferragamo, il termine
per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 758/2001; e quindi,
pur riconoscendo l’esistenza dell’errore di fatto su cui era basata la
precedente decisione, con sentenza del 10 maggio ‑ 29 ottobre 2002
respingeva la domanda di revocazione avendo ritenuto che detto errore non fosse
decisivo.
Contro tale sentenza la
Salvatore Ferragamo s.p.a. ha
proposto ricorso sulla base di cinque motivi,
investendo non il capo della pronuncia che ha formalmente respinto la domanda
di revocazione, ma unicamente la parte di essa che, affrontando il merito della
controversia, ha ritenuto che il marchio Ferragamo
non potesse trovare tutela contro l’imitazione di esso da parte della società Biagini.
La s.p.a. Salvatore Ferragamo ha proposto ricorso,
sempre sulla base di cinque motivi, anche nei
confronti della sentenza n. 758/2001 della Corte d’appello di Firenze.
La società Biagini non ha svolto difese.

Motivi della
decisione

1.
Preliminarmente il ricorso n. 2682/2003 R.G. ed il
ricorso n. 2683/2003 R.G. debbono
essere riuniti, trattandosi di ricorsi relativi a sentenze emesse dalla stessa
Corte d’appello nell’ambito della medesima vicenda processuale e sussistendo,
dunque, evidenti ragioni di connessione. Come, peraltro, ripetutamente
affermato da questa Corte, sebbene l’art. 335 c.p.c.
imponga la riunione solo nell’ipotesi di impugnazioni
proposte avverso la stessa sentenza, resta pur sempre affidata al giudice la
valutazione discrezionale circa l’opportunità della riunione in base al
principio generale di cui all’art. 274 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 31 marzo 2006, n. 7645).
Considerato, poi, che la Corte
d’appello di Firenze con la sentenza n. 1407/2002 del 10 maggio ‑ 29
ottobre 2002 ha
respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 758 del 13 marzo – 17
aprile 2001 (pur avendo testualmente affermato nella motivazione che il
confronto tra la descrizione dell’oggetto del marchio contenuta nella sentenza
impugnata e l’oggetto del marchio registrato rendesse evidente “senza alcuna
possibilità di dubbio” l’esistenza dell’errore di fatto), e tenuto conto che la
pronuncia di rigetto della domanda di revocazione non ha formato oggetto di
impugnazione, le statuizioni di questa Corte dovranno investire anche la
sentenza non revocata, ma l’esame dovrà essere condotto alla stregua della
motivazione contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Firenze n.
1407/2002 la quale, affermando l’errore di fatto in cui era incorsa la
precedente decisione per ciò che concerne l’identificazione del marchio dedotto
nella presente controversia, ha specificato quale debba essere il segno
distintivo da prendere in considerazione: con la conseguenza che il rigetto
delle domande proposte dalla società Ferragamo deve
intendersi avvenuto per l’appunto sulla base della motivazione della sentenza
n. 1407/2002, che sostituisce quella figurante nella precedente sentenza della
stessa Corte d’appello.
2. Ciò posto, si osserva che con il
primo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (sostanzialmente
coincidente con il secondo motivo di ricorso relativo alla sentenza n.
758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d’appello, affermando che le lettere
dell’alfabeto debbono considerarsi marchi deboli se non anche nulli, poiché
rientranti tra i segni di uso generale di cui all’art. 17, n. 1, lett. a) l.m., non ha tenuto conto che nessuna norma di legge, sia
nel passato, sia nella legislazione vigente, definisce deboli o addirittura
nulli i marchi costituiti da lettere dell’alfabeto, mentre nell’attuale
formulazione dell’art. 16 l.m.
(quale risultante dalle modifiche introdotte con il d. lgs.
n. 480/1992, emanata in attuazione della Direttiva
89/104/CE) si dice espressamente che queste ultime possono costituire valido
marchio. Il contrario orientamento giurisprudenziale, formatosi alla fine degli
anni ‘50 nel vigore della precedente disciplina, non trovava in realtà
giustificazione né alla stregua dell’affermazione che tali segni appartenessero al “dominio pubblico” e che,
comunque ‑ servendo essi a comporre parole ‑ non potesse esserne
preclusa l’utilizzazione a terzi (trascurandosi di considerare nel primo caso
che anche le parole appartengono al patrimonio comune, senza che ciò ne
impedisca la registrabilità come marchi quando si
tratti di parole nuove e riferite a un settore merceologico diverso da quello
richiamato dal loro significato usuale, e nel secondo che l’esistenza di un
valido marchio su una lettera dell’alfabeto mai potrebbe comportare un divieto
per i terzi di utilizzare quella lettera nel contesto di una parola), né sulla
base dell’opinione che considerava nulle come marchio le lettere dell’alfabeto
in quanto segni di uso generale, alla stregua dell’art. 17, n. 1 l.m. che peraltro attiene al
diverso profilo della novità dei segni e, quindi, investe una questione di
fatto che deve essere provata di volta in volta.
La conclusione relativa alla brevettabilità
come marchio di una lettera d’alfabeto (fermo il limite derivante dall’art. 17 l.m. e, quindi, ferma
l’esigenza di accertamento in concreto del carattere descrittivo o espressivo
della lettera oggetto di valutazione, e di un reale uso generale di esso) non
potrebbe comunque essere più messa in discussione alla stregua del vigente art.
16 l.m., da cui deriva una presunzione di non appartenenza
delle lettere dell’alfabeto all’uso comune.
Tale conclusione apparirebbe ancor più netta quando – come nel caso di specie ‑
si tratti di lettere di alfabeti diversi dal nostro,
alle quali in sé considerate è infatti estranea qualsiasi, anche potenziale,
valenza espressiva. Nel nostro alfabeto non esiste alcun segno che somigli alla
lettera Omega e, dunque, è impossibile sostenere che essa rientri in un nostro
“patrimonio comune”. Nel ricondurre a priori la lettera Omega alla
categoria dei segni esclusi dalla possibilità di registrazione ai sensi
dell’art. 17.1 lett. a) l.m.,
la Corte
d’appello sarebbe dunque incorsa in un evidente errore di diritto, reso ancor
più grave dalla affermazione secondo cui la lettera del marchio in questione
costituirebbe elemento caratterizzante anche di altre imprese, tra cui la
notissima marca di orologi. Cosi facendo, il giudice d’appello ha infatti confuso, assimilandoli, da un lato l’uso generalizzato
di un termine entrato nel linguaggio comune, che rende nullo il marchio ai
sensi dell’art. 17, n. 1, lett. a) l. marchi, e dall’altro lato un uso intenso
in esclusiva del marchio da parte del suo titolare (nella specie il marchio
“0mega”, da parte della società svizzera fabbricante di orologi), dal quale
tutto potrà discendere salvo che effetti negativi sulla capacità distintiva del
marchio stesso, posto che l’uso intenso
del marchio ne determina non la nullità, ma il rafforzamento della capacità
distintiva. Né, peraltro, da alcuno dei documenti in causa emergerebbe che la lettera in questione ‑ al
contrario di quanto immotivatamente affermato dalla
Corte d’appello ‑ sia stata utilizzata nel
commercio quale elemento caratterizzante di una pluralità di imprenditori.
Con il secondo motivo di ricorso relativo alla
sentenza n. 1407/2002 (sostanzialmente coincidente con il primo motivo di
ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione
e falsa applicazione degli artt. 17 e 59 R.D. 21
giugno 1942, n. 929, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché omessa,
contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.
in quanto la Corte
d’appello, avendo fatto derivare la non tutelabilità
del marchio Ferragamo anche da un supposto difetto di
novità, a causa di un anteriore uso di chiusure ad anello nel settore
merceologico della borse da donna, non ha tenuto conto che nelle domande ed eccezioni
della società Biagini mancava qualsiasi allegazione
di una carenza di novità del marchio in questione, l’attuale resistente avendo
fondato le sue difese sulla affermazione che il marchio stesso avrebbe potuto
essere tutelato solo nei limiti della protezione riconoscibile ai marchi
deboli. Ove pure, del resto, la società Biagini
avesse effettivamente allegato la mancanza di novità del marchio della Ferragamo, l’ipotetica domanda in tal modo formulata avrebbe dovuto essere ugualmente respinta in virtù della
considerazione che, in base all’art. 59 l. marchi (nel testo introdotto dal d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447) legittimato a far valere la
carenza di novità di un marchio è solo il titolare del diritto anteriore asseritamente violato. Peraltro, con evidente vizio di
motivazione, il giudice d’appello neppure ha indicato la fonte, documentale o di altra natura, da cui ha tratto il convincimento sulla
pretesa mancanza di novità del marchio Ferragamo:
motivazione tanto più carente, in quanto la forma di cui la corte territoriale
ha ritenuto l’abuso in commercio è quella di un anello, laddove il marchio Ferragamo ‑ come accertato nella stessa sentenza
impugnata ‑ è costituito dalla raffigurazione della lettera Omega
maiuscola, caratterizzata dal fatto che le parti inferiori sono unite tra loro.
Con il terzo motivo di ricorso relativo alla sentenza
n. 1407/2002 (in parte coincidente con il terzo motivo di ricorso relativo alla
sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 17, 19 e 47 ‑ bis R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché
omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.
in quanto la Corte
d’appello, respingendo la tesi che il marchio di cui è causa possa essersi
rafforzato per l’uso intenso fattone da essa ricorrente nel corso di trent’anni, ha trascurato di considerare che la carenza
originaria di novità ai sensi dell’art. 17, n. 1 lett. a) l. marchi, lungi dal
costituire una causa di inapplicabilità degli artt.
19 e 47 bis, è espressamente
contemplata da queste norme come presupposto per la loro applicazione.
Affermando, poi, che il marchio Ferragamo sarebbe
relativo ad un sistema di chiusura per borsette talmente diffuso in commercio
da essere privo di capacità distintiva, ha ignorato l’ingente mole di documenti
prodotti in primo grado i quali dimostravano che il segno stesso era stato
usato intensamente ed in esclusiva dalla sola Ferragamo
sin dal 1970.
Con il quarto motivo di ricorso relativo alla sentenza
n. 1407/2002 (coincidente con il quarto motivo di ricorso relativo alla
sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 2569 cod. civ. ed
1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
n. 3 e 5 c.p.c. in quanto la Corte d’appello, pur
erroneamente qualificando come debole il marchio di cui è causa, ha trascurato
di considerare che anche il marchio debole gode di un certo grado di protezione
e, in particolare, della protezione degli elementi che in esso si discostano
dalla forma standard. Affermando che un marchio costituito dalla lettera Omega
non potrebbe essere contraffatto dall’uso di un semplice anello che ha la
funzione di chiudere una borsetta femminile anche se
questo anello, di fatto, per il modo in cui è inserito viene ad avere anch’esso
una forma ad Omega, la Corte
non si è avveduta che una lettera Omega ed un anello sono per definizione due
forme diverse, e la Biagini ha adottato non un anello, ma
proprio la forma (”Ω”) del marchio Ferragamo
simile ad una Omega (e, in realtà, non coincidente con essa, essendo costituita
‑ come risulta dalla descrizione contenuta nell’attestato ‑ da
un’”impronta anulare scura ovale aperta e terminante con due appendici
simmetriche rivolte verso l’esterno in versi opposti unite da un tratto lineare
scuro”), peraltro riproducendo, oltre a tale elemento (in ipotesi avente un
carattere funzionale) anche le componenti, sicuramente distintive, del marchio
stesso. Né ad escludere la contraffazione possono valere la circostanza della
colorazione delle fibbie adottate dalla Biagini, ovvero l’inserimento sulle borse messe in commercio dalla
resistente della scritta Biagini (dal momento che
l’indicazione del nome del contraffattore sui prodotti contraddistinti dal
marchio usurpato non valgono ad escluderne la violazione) o ancora dalla
differenza qualitativa dei prodotti contrassegnati dai marchi, non idonea ad
escludere il pericolo di confusione.
Con il quinto motivo di ricorso relativo alla sentenza
n. 1402/2002 (in parte corrispondente al quinto motivo di ricorso relativo alla
sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. essendo rimasti privi di ogni considerazione da
parte della corte d’appello i dedotti profili della concorrenza sleale
“dipendente”, in quanto realizzata con lo stesso atto di contraffazione,
e della limitazione servile, avendo la società Biagini
utilizzato anche in forma tridimensionale il marchio della Ferragamo.
3. I motivi di ricorso possono
essere esaminati congiuntamente e, per le ragioni di seguito indicate, meritano
accoglimento.
Affermando che le lettere dell’alfabeto, anche se di origine
straniera (nella specie, appartenenti alla lingua greca) debbono essere
considerate di uso generale, sia quando combinate nelle parole, sia quando
utilizzate isolatamente, secondo le varie funzioni che assumono nella
comunicazione linguistica, o come segni aventi una determinata posizione nel
sistema dei segni dell’alfabeto, o come abbreviazione di parole ovvero come
componente simbologica; ed aggiungendo, alla stregua
di tale premessa, che la rappresentazione grafica di una o più lettere
dell’alfabeto può formare oggetto di valido brevetto per marchio d’impresa solo
quando si presenti caratterizzata in modo originale, e sempre nei limiti del
c.d. marchio debole, la Corte
d’appello è incorsa in una sovrapposizione di piani che ha portato a confondere
tra lettere dell’alfabeto in sé e per sé considerate, come segni normalmente
destinati ‑ da soli o in combinazione con altre lettere dell’alfabeto, in
singole parole o in frasi o periodi più complessi ‑ ad una funzione
comunicativa quali strumenti di linguaggio, anche se in ipotesi appartenenti a
lingua straniera, e le lettere dell’alfabeto utilizzate (a prescindere dalla
eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni
identificativi di prodotti o attività e, cioè, per una funzione che non è
quella loro propria, che proprio per questo può assolvere in virtù della
originale associazione al prodotto ad una funzione distintiva, e che non per
questo preclude a chiunque lo voglia di continuare ad usare quella stessa
lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio. La Corte d’appello (oltre tutto confondendo il requisito dell’originalità con
quello della novità) non ha tenuto conto, cioè, che la generalizzazione
rilevante per escludere la novità del segno non è quella connessa alla sua
destinazione convenzionale e, proprio per questo, necessariamente e
naturalmente diffusa, ma la generalizzazione collegata alla funzione
distintiva; e, soprattutto, ha ignorato che la brevettabilità
della lettera dell’alfabeto come marchio d’impresa ‑ messa in dubbio in
alcune posizioni interpretative prima della riforma della disciplina dei marchi
d’impresa attuata con il d.lgs. n. 480/1992, in
attuazione della Direttiva 89/104/CE ‑ non può più essere contestata a
seguito della nuova formulazione dell’art. 16 l.m. che include espressamente le lettere
(dell’alfabeto) tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a
svolgere funzione distintiva dei prodotti o servizi di un’impresa, e salvi i
limiti ‑ nessuno dei quali ricorrente nella presente fattispecie di cui
agli artt. 18 e 21 l. marchi. Tali principi, validi con
riguardo alle lettere dell’alfabeto in generale, si impongono
con ancora maggiore evidenza allorché si tratti di lettere di lingua straniera
(nella specie, la “Ω” maiuscola della lingua greca) relativamente alle
quali è ancora meno frequente non solo l’uso in funzione distintiva, ma la
stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione.
La validità del marchio dedotto in causa, a prescindere dalla sua concreta
caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione che impediscono di
identificarla con una lettera pura e semplice dell’alfabeto (e, più
specificamente, dell’alfabeto greco) avrebbe dovuto
essere dunque affermata o negata non in ragione dell’appartenenza delle lettere
alfabetiche ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo
specifico segno era o no dotato una volta che ‑ al di fuori della sua
destinazione normale e convenzionale ‑ fosse riuscito a creare un
collegamento con i prodotti dell’impresa che ha fatto uso di quella determinata
lettera, e l’ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei
prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale
e tipica dei segni alfabetici e delle parole. L’ampia documentazione prodotta
in causa dalla ricorrente aveva appunto lo scopo di mettere
in evidenza la funzione distintiva assunta dal marchio “Ω” non solo
con riguardo ad uno specifico prodotto e, cioè, alle borsette da donna (il che
sarebbe sufficiente, comunque, ad affermarne la tutela rivendicata dalla
ricorrente), ma per una gamma molteplice di altri prodotti, senza che a negare
la capacità distintiva del segno possa valere ‑ secondo l’erroneo rilievo
contenuto nella sentenza n. 758/2001 ‑ la circostanza che il segno stesso
mai sia stato utilizzato in televisione. Come, infatti, già messo in luce anche
dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 4 maggio 1999 (in cause riunite C‑108/97
e C‑109/09), relativa all’interpretazione dell’art. 3.3 della Direttiva
89/104/CEE e, cioè, dell’articolo in attuazione del
quale sono stati inseriti nella legge marchi italiana gli attuali artt. 19 e 47 bis,
al fine di accertare l’acquisto di capacità distintiva compito del Giudice
nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare
che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da
un’impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa, in
alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei
mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l’acquisto di capacità distintiva
può derivare, e fermo restando che l’accertamento inerente alla capacità
distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo
di prodotto contrassegnato.
La sovrapposizione dei piani tra funzione della lettera alfabetica quale
strumento di comunicazione nella formazione delle parole e nel linguaggio, e
funzione della stessa lettera quale segno distintivo
di un prodotto, è all’origine della erronea valutazione effettuata dalla corte
fiorentina nel giudizio comparativo tra i due segni in conflitto, giudizio che
ha portato il giudice d’appello a trascurare non già la semplice somiglianza,
ma addirittura l’identità tra di essi, il marchio della società Ferragamo consistendo in una forma (Ω) che richiama la
lettera Omega dell’alfabeto greco, e quello della resistente in un marchio
uguale al segno utilizzato dalla ricorrente, come si evince dalla stessa
motivazione della sentenza impugnata, dove si parla ‑ in riferimento alla
chiusura per borsette utilizzata dalla soc. Biagini ‑
di un “semplice anello” che di fatto, per il modo in cui è inserito, viene ad
avere anch’esso una forma a Ω.
Le valutazioni della Corte territoriale, peraltro, sono giuridicamente erronee
anche assumendo la qualificazione del marchio della ricorrente in termini di
marchio “debole”. Anche rispetto al marchio debole, infatti, la tutela contro
la contraffazione non è esclusa dall’adozione di varianti formali inidonee ad
escludere la confondibilità con ciò che del marchio
imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, il nucleo cui è affidata la
funzione distintiva; e di tale principio la Corte d’appello non ha fatto congrua applicazione
nell’affermare che la diversità di colorazione valesse ad impedire la rilevata
interferenza rispetto all’adozione di un segno per tutto il resto identico, e
nell’aggiungere che l’apposizione del marchio della “Biagini”
valesse di per sé ad escludere la confondibilità con
il marchio della Ferragamo, in contrasto con il
principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di
marchi la distintività deve essere intesa come
capacità di individuare un prodotto dall’altro, mentre è estranea all’essenza
della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore (cfr., tra le altre, Cass. 9 marzo
2001, n. 3449; 22 febbraio 1986, n. 1080; 25 settembre 1998, n. 9617), l’azione
di contraffazione mirando a tutelare appunto la distintività
insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto, a prescindere dalla
circostanza che altri nel farne uso contrassegnino quel prodotto con ulteriori
segni distintivi; né peraltro la
Corte d’appello di Firenze ha chiarito nella sentenza
impugnata in che modo l’apposizione del nome Biagini
valesse ad escludere, all’occhio del consumatore, la possibilità di
interferenza con il marchio della società Ferragamo,
a cui il marchio Bigini è stato aggiunto.
La possibilità di brevettare come marchio d’impresa una
lettera dell’alfabeto. non esclude naturalmente
che il marchio possa essere ritenuto nullo per mancanza di novità ai sensi
dell’art. 17, n. 1 l.
marchi. Ma di tale mancanza di novità, cui del resto neppure risulta
corrispondere una specifica eccezione da parte della società Biagini non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna
idonea motivazione. Da un lato infatti l’affermazione,
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’utilizzazione di un anello
quale chiusura per una borsetta femminile, sarebbe molto diffusa in commercio,
trascura di considerare che nella specie non di generica forma di anello si
tratta, né viene in discussione la funzione di chiusura che per le borsette
femminili può essere esercitata da dispositivi di chiusura aventi forma di
anello, ma di un marchio avente una forma particolare di lettera di alfabeto
per nulla assimilabile ad un anello, anche se tale marchio, applicato alle
borsette ed associato ad idonei accessori, può svolgere una funzione di
chiusura. Dall’altro lato il rilievo, contenuto sempre nella sentenza
impugnata, secondo cui la lettera Omega sarebbe impiegata come elemento
caratterizzante anche da altre imprese tra cui, la più famosa, una notissima
marca di orologi, è per un verso del tutto immotivato
quanto alla indicazione delle fonti di conoscenza da cui è stata desunta
l’affermazione di un uso del marchio Omega come segno distintivo anche di altre
imprese; per l’altro verso integra un’ulteriore violazione delle norme che
disciplinano la materia dei marchi, essendosi ignorato che l’uso anteriore di
un marchio idoneo a togliere novità ad un marchio successivo è quello attinente
alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva
anche il secondo segno, non l’uso che ha caratterizzato una produzione del
tutto diversa determinandone proprio in virtù dell’uso del marchio un ambito
specifico e delimitato, e rafforzandone ‑ in quest’ambito
specifico e delimitato ‑ la capacità distintiva: rafforzamento del
marchio che, alla stregua della disciplina vigente, l’uso intenso e diffuso ha
avuto l’effetto di assicurare ‑ contrariamente a quanto ritenuto dalla
corte d’appello nella sentenza impugnata ‑ anche con riguardo al marchio
della ricorrente. Né ad escludere la contraffazione commessa dalla società Biagini vale il rilievo che i prodotti della società Ferragamo sono rivolti ad una clientela di
elite, per la loro qualità e raffinatezza nonché per i prezzi più
elevati. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti,la differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di
prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione essendo
possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere
che la stessa impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità (cfr., tra le altre, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091; Cass. 18
giugno 1990, n. 6119).
La corte d’appello, infine, nella sentenza n. 1407/2002 ha omesso totalmente di
motivare in ordine alla domanda di concorrenza sleale formulata con l’atto
introduttivo del giudizio dalla società Ferragamo,
sia sotto il profilo della concorrenza sleale c.d. “dipendente”, vale
a dire della concorrenza che si realizza con lo stesso atto di contraffazione,
sia sotto il distinto ed autonomo profilo
dell’imitazione servile, per avere la società Biagini
utilizzato in forma tridimensionale il marchio della ricorrente, cosi imitando
servilmente la forma d’uso del marchio stesso concretamente adottata dalla Ferragamo.
Sulla domanda di concorrenza sleale “dipendente” la Corte d’appello ha omesso
totalmente di motivare anche nella sentenza n. 758/2001, nella quale invece è
stata respinta la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile, da un
lato trascurando di considerare che al fine di affermare o escludere la
sussistenza della confondibilità tra i segni, la
valutazione deve essere compiuta alla stregua dell’impressione complessiva che
il confronto tra i segni in conflitto può suscitare nel consumatore medio,
dall’altro erroneamente affermando che la forma necessariamente tridimensionale
di un marchio consistente in un fermaglio per chiudere la borsa varrebbe per
ciò stesso ad impedirne la tutelabilità come segno
distintivo, quando invece ciò che a questo fine occorre verificare non è il
carattere tridimensionale o bidimensionale della forma, ma la funzione
distintiva che la specifica forma in cui consiste il marchio è in grado di
assolvere.
Consegue da quanto sopra che i ricorsi, per quanto di ragione, debbono essere accolti, con cassazione di entrambe le
sentenze impugnate e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze
anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

>PQM

La Corte riunisce i ricorsi; li accoglie per quanto di ragione; cassa
entrambe le sentenze impugnate e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello
di Firenze anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.